專利應急機制

專利應急機制,是指對突發的專利爭端的快速反應、及時採取正確的步驟、措施加以應對,以儘可能降低損失、減小負面影響的機制。所說的“專利爭端”包括企業經常遇到的涉及專利侵權和專利無效的糾紛。

專利應急機制的主要內容

企業在研發、生產和經營時,應尊重他人的智慧財產權,主動避免侵犯他人智慧財產權(即專利預警)。當本企業在研發、經營活動中存在侵犯他人智慧財產權或者侵犯他人智慧財產權的可能性,或者遭遇侵權訴訟時,企業應合理合法地積極尋求應對之策,將損失降低到最低限度。

(一)被訴侵犯專利權的應對

 在企業被控侵犯專利權時,企業應認真應對,具體措施包括:
1、由有經驗的專利技術人員和法律人員製作專利侵權的分析判定報告;
2、合理利用司法或者行政規則——例如進行契約抗辯、自由公之技術抗辯、先用權抗辯、訴訟時效抗辯和訴訟主體資格抗辯等;
3、利用無效請求進行反訴;
4、利用交叉許可與原告商談合作意向;
5、啟動快速反應程式,充分利用外部資源。

(二)警示發布

 1、根據被訴侵權的前兆發布近期警告提示;
2、即時研究競爭對手的情況,發布提前警告提示;
3、制訂作為被告的對策方案;
4、制訂作為原告的對策方案,包括警告的時間、選擇行政還是司法途徑、請求處理或起訴的時間、訴前證據保全、邊境措施等。

實例——當企業遭遇337訴訟時的應對策略

企業在遭受337條款調查時,通常會面臨較大的損失,這些損失既有直接損失,也有間接損失。直接損失包括:和解案件中支付的高額專利許可費、敗訴案件中支付的賠償金、律師費和利息。賠償金包括補償性賠償金和懲罰性賠償金,補償性賠償金包括被侵權人應得的智慧財產權使用費、相應應得利息收入和侵權人不正當的利潤收入。如果被裁定惡意侵權,還將被處以補償性賠償金額的2~3倍的懲罰性賠償金。間接損失主要是出口市場的丟失,如我國出口企業遭受普遍排除令,那么相關的上下游產品出口都將遭到封殺,而且是永久性的市場丟失。由於這些損失對於企業往往是致命性的,因此企業在面臨337條款調查時,採取正確的策略,積極應對,顯得尤為重要。

①了解337調查程式和規則

 企業要應對337條款調查,首先應對337條款及該條款對我國企業貿易出口所產生的影響、337調查程式和規則等有一個清楚的了解。所謂337調查,也稱337條款訴訟,是指美國根據1930年《關稅法》第337條對不公平競爭尤其是侵犯專利、商標等智慧財產權的進口產品發起的調查,若調查指控成立,美國國際貿易委員會(ITC)將發布制裁措施,除包括承擔損害賠償和發布禁令等外,還包括發布停止令、臨時排除令、有限排除令和普遍排除令,其中後兩者是最為重要的措施。
(普遍排除令是ITC根據337條款所能夠採取的最廣泛和最嚴厲的救濟措施,也是337條款下最主要的救濟措施。普遍排除令是指,對於ITC在排除令中規定的產品,不區別其原產地和生產商,一律禁止進入美國市場。與普遍排除令不同,有限排除令只針對在調查中被認定為存在違法行為的特定被告所生產、進口或銷售的產品實施。在1994年以後,由於對普遍排除令的適用條件作了嚴格的限制,有限排除令得到了更多的適用。在申訴人勝訴後取得的救濟措施中,通常都會包含有限排除令。
無論是普遍排除令或是有限排除令的範圍都並不限於被訴的產品本身,還可以包括被訴產品的下游產品。並且,在有限排除令適用於下游產品的情形中,僅限於對被訴產品本身的生產者;對於包含了被訴產品的下游產品,則可能無論其生產者和原產地,一概禁止進入美國市場。除下游產品外,對侵權行為有促進或輔助作用的產品也可能成為禁入的對象。)

②積極應訴

 企業在收到337條款的訴狀和ITC調查通知,應當儘快地根據20天答辯時間要求的規定,準備答辯。答辯應該針對起訴狀和調查通知中所主張的每項指控進行承認、否定或解釋。對於那些沒有進行答辯的指控將被看做是承認。

③及時進行規避設計

 企業在收到337條款訴狀後,在調查期間,可以對被訴的商品或者方法進行改造,使該商品或製造方法落在爭議的專利權利要求覆蓋範圍之外。

④尋求延緩ITC調查程式

 企業在337調查程式中也可以尋求延緩任何排除令或者停止進口令的生效時間,以便延緩對ITC裁決的抗訴結果。例如,複雜案件中的臨時救濟程式動議,可以拖延涉及相同專利而同時進行的訴訟判決或行政裁決的進行。因此,當事人可以根據需要選擇法院訴訟,以延緩ITC調查程式。如果這些延緩戰術能夠成功的話,可以使被告在ITC調查結束之後仍然可以繼續與被訴侵權進口有關的貿易活動。

⑤反訴對方專利無效、侵權或提起反壟斷訴訟

 企業可以採用進攻策略來應對原告的起訴,可以向美國專利商標局(USPTO)提起原告專利無效。如果最終結果是原告專利無效,337調查也就失去了法律基礎。還可以根據需要及時反訴對方侵權或起訴原告濫用智慧財產權,試圖形成壟斷,這種反壟斷訴訟不需要證明國內工業的存在。

⑥尋求和解

 如果企業確實存在侵權行為,在訴訟中就不要硬頂,要注意選擇適當的時機與對方進行和解,以免浪費時間和金錢,以及普遍排除令這類最不利的結果。和解多採取訂立許可協定的方式,根據許可協定,原告允許被告使用其智慧財產權,被告則同意向原告支付使用費。

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