簡介
商標的退化是指商標自身顯著性的逐步退化乃至完全喪失。商標顯著性退化或喪失將導致一個原為有效註冊使用的商標演變為商品通用名稱，從而進入共有領域無法為註冊人專有使用。（當然未註冊商標也有可能退化）。缺乏內在顯著性的商標可因為使用而獲得顯著性，同樣，一個原本具有顯著性的商標也可因為種種原因而導致顯著性退化或喪失。為了使商標所有人更好地避免退化，不少國家的商標法都規定商標所有人享有字典訂正權，即如果某一商檔被作為商品或服務的通用名稱收入字典、百科全書或參考讀物甚至電子資料庫，即使是一種非商業性使用，商標所有人也有權要求出版人立即或至少再版時註明該標記為註冊商標。
對於商標所有人雖然採取措施但仍不能阻止的商標退化是否會導到商標權利的喪失的問題，目前的認識尚不統一：美國的規定最為嚴厲，即只要商標成為商品的通用名稱，不管是誰造成的，一律可撤銷該商標；歐美體則規定，商標所有人只有在可為而不為的情況下才承擔退化的後果，到於採取措施後仍不能阻止的“退化”則不予考慮。
具體在判斷是否產生退化時，不能僅僅因為該商標也被用作某種獨特商品或服務的名稱，或用來識別該商品或服務，即被視為該商品或服務的通用名稱。在確定註冊商標是否已成為商品或服務的通用名稱時，應首先考慮註冊商標對有關公眾所具有的主要含義，而不是購買人的動機。
原因及表現
商標所有人或其他人非故意的原因
當某一類商品沒有統一的通用名稱或通用名稱不為一般用戶所熟知時，一個新商品的商標或此類商品中的馳名或知名的商標就可能被用來直接指代此類商品，逐漸成為該類商品的通用名稱，從而喪失了其原本具有的顯著性。如人們熟知的“阿斯匹林”、“味素”、“暖水壺”、“仁丹”等，它們原來都是商標，但現在卻成了商品的通用名稱。這種情況往往是社會公眾、媒體、同行等無意中造成的。而當一個商標演變為一個商品的通用名稱後，就進入公有領域無法再為註冊人專有。上文所述的內蒙古杭錦後旗金穗食品工業有限公司遇到的正是這種情況。該公司通過受讓註冊，合法擁有“雪花” 商標，使用在麵粉上。但隨著生活水平的提高， 以內蒙古恆豐食品集團股份有限公司為首的國內眾多麵粉生產企業紛紛推出比特製粉還要高檔的麵粉，並很快贏得消費者青睞。由於該種麵粉比特製一等粉還要白，因此這些麵粉企業約定俗成般地都稱之為“雪花粉”，由於“雪花” 商標最先擁有者的漠然，未採取任何維權措施，才使得“雪花粉” 異軍突起， “雪花” 商標的顯著性逐步退化。
競爭對手的故意行為
競爭對手在競爭中採取種種不正當手段故意侵權，將他人的註冊商標進行混淆或淡化使用，從而使得其顯著性逐步退化乃至喪失。其表現形式又有多種，最主要有混淆與淡化。
商標的混淆，依照《商標法》第52條規定的理解，主要是指未經許可而在同一種或類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標。具體來講有四種情況：其一是在相同的商品上使用與他人的註冊商標相同的商標；其二是在相同的商品上使用與他人的註冊商標近似的商標；其三是在類似的商品上使用與他人的註冊商標相同的商標；其四是在類似的商品上使用與他人的註冊商標近似的商標。這些都是傳統上對商標混淆狹義的理解。狹義的混淆僅是指商業來源的混淆，即公眾可能對商品或服務的來源產生錯誤認識，將冒用者的商品或服務誤認為是商標權人的商品或服務。隨著商標立法與實踐的發展，現在對{昆淆的認識一般是從廣義角度出發的。即除了商業來源的混淆外，凡可能給公眾造成兩個經營者之間存在聯繫的誤會的，也屬於混淆行為。2002年最高人民法院《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》已有此規定。商標的知名度越高，其被混淆的可能性也越大 上文的“陶華碧老乾媽” 和“金苑” 商標即屬於這種情況。
混淆作為商標侵權行為，在《商標法》及相關法律中都被明確禁止。但隨著市場競爭的加劇以及商標含金量的不斷提高（尤其是馳名商標和知名商標），單純通過禁止混淆已不能解決所有糾紛。此時反淡化理論應運而生。
商標淡化依據國際上比較統一的認識，是指減少、削弱馳名商標或者其他具有知名度的商標的識別性和顯著性的行為。商標的淡化不是一般的商標侵權行為，它不管商標的所有人和使用人之間是否存在競爭關係，或者存在混淆或誤解的可能性。表現形式主要有兩種：沖淡和玷污。沖淡又叫弱化或暗化，是指將他人的馳名商標或具有一定知名度的商標使用在不相同、不類似的商品或服務上，從而削弱了該商標與其所標誌的商品或服務之間的特定聯繫，使得該商標的顯著性與可識別性被弱化 如某公司將“海爾” 用在自己經營的酒店上，使人誤以為該酒店與海爾公司之間有某種聯繫。玷污是指將他人的馳名商標或具有一定知名度的商標使用在對該商標的良好信譽可能產生貶低毀損作用的商品或服務上，使人們對該商標產生厭惡的情緒，從而污染了該商標的形象。如將“娃哈哈” 用在廁所清潔劑上，“美寶蓮 ’用在痔瘡膏上。
商標的混淆與淡化既有區別又存在密切聯繫。它們都會對商標的顯著性造成危害，都是商標非所有人的故意侵權造成的。混淆與淡化都是商標退化的原因之一。但混淆會造成商標所有人的直接損失，而淡化所造成的損失往往是間接的、非顯而易見的。
判斷標準
一件商標是否喪失了顯著性而退化成為商品的通用名稱，其判斷標準是看該商標的主要含義是指商品的來源還是商品本身。
在1921年拜耳公司阿司匹林Aspirin商標案中，法官提出了一個判定商標是否成為通用名稱的標準。該法官認為：“在我看來，在所有的這些案例中，唯一的問題僅僅是一個事實問題：就雙方所爭執的文字的用途來說，這些購買者對它的理解是什麼?如果他們僅僅將它理解為某種被銷售的產品，那么我認為，無論原告怎么努力讓購買者理解出更多的意思，那也沒有什麼不同。” 據此，法院裁定，拜耳公司的阿司匹林Aspirin商標儘管最初具有顯著性，但是已經退化成為“乙醯水楊酸”的通用名稱。
對待商標顯著性退化的問題，各國的解決方法不一。美國的態度最為嚴厲：只要商標進入公用領域，不論商標權人是否有過錯，都會引起商標顯著性的退化，一律撤銷該商標。法國曾經否認註冊商標會流入公用領域而無法為商標權人專有，並認為只要商標權人不主動放棄商標權，則仍可以作為註冊商標繼續使用。但為了與《協調成員國商標立法1988年12月21日歐洲共同體理事會第一號指令》的規定協調一致，法國在修訂商標法時承認了商標退化理論，《法國智慧財產權法典》第L714-6條規定：“商標使用人因其所為而使商標出現下列情況者喪失商標權：⑴在商業活動中成為該商品或服務的常用名稱；⑵引人誤解，尤其是在商品或服務的性質、質量或產源方面。”
對於商標顯著性退化的問題，絕大部分國家以商標權人的過錯為前提。其實，即使商標權人沒有過錯，只要商標在事實上退化為商品的通用名稱，保留該商標對於商標本身和商標權人都是沒有意義的。
中國《商標法》沒有關於商標顯著性退化的明文規定，只有《商標法》第四十一條第二款、《商標法實施條例》第五十三條，勉強算是防止馳名商標淡化的規定。筆者認為，應當在這次的《商標法》修改中明確商標顯著性退化的規定，確定商標喪失原有的顯著性、退化為商品通用名稱時，將喪失法律保護，由商標局撤銷該商標。商標顯著性退化後不再具有區別產源的作用，若給予其商標意義的保護，顯然違背公平原則，也損害社會利益。否定對顯著性退化或喪失的商標的保護，才能體現法律對相關權利主體間利益的平衡。
防止商標退化的策略
從源頭做起，把好商標設計關
美國的商標法理論依據商標固有顯著性的強弱，將商標分為四類， 即臆造商標（又稱創新性商標）、任意商標（又稱借用商標）、暗示商標和敘述商標（又稱描述性商標），美國的這一分類已為中國大多數學者所接受。實踐中企業可以根據這一理論，為自己設計出最具顯著性的商標，即臆造商標。由於臆造商標在用作商標前不具有其他任何含義，用作商標後產生的商標含義就是其第一含義， 因此具有最強的顯著性與可識別性，其他經營者如非惡意侵權就不會使用，其自身防止混淆與淡化的能力最強大，易於商標所有人對其商標專用權進行保護。而其它類別的商標則因顯著性較弱，很容易成為混淆或淡化的被侵害對象。
2005年初鄂爾多斯羊絨集團內銷總公司在國內眾多媒體上發布鄭重聲明，為消費者澄清以下事實：其一。鄂爾多斯市不等於鄂爾多斯羊絨集團；其二，鄂爾多斯市的羊絨衫不等於鄂爾多斯牌羊絨衫；其三，鄂爾多斯羊絨集團從來沒有開展過任何形式的紗線定製成品業務。鄂爾多斯羊絨集團此舉顯而易見是為了維護自己的商標專用權，打擊不良競爭對手們的傍名牌、搭便車現象。但通過該案，筆者認為鄂爾多斯集團自身商標設計存在不足。中國1993年修改商標法時，增加了關於地名商標的禁止規定， 即“縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標”。雖然“鄂爾多斯” 商標在註冊時並未違反該規定，但以地名作為商標的弊端卻是明顯存在的。因為以地名作為商標會給人以商品或服務來源的印象，商標的使用是在表明商品或服務來自地名所指的地方。與此同時，當產品或服務確定來自地名所指的地方時，允許該地名作為某一企業的商標，就意味著該地方的其他企業不能在產品或服務上使用這一地名，這無異於授予一個企業不合理的壟斷權。同一地方的其他企業極易採取違法行為來打破這種壟斷。鄂爾多斯集團面臨的正是這種狀況，且有愈演愈烈之勢。如筆者發現，市場上許多毛線、絨衫編織店都打著“鄂爾多斯” 的旗號，而其使用的毛線、絨線等並非“鄂爾多斯” 品牌，究問使用“鄂爾多斯” 的原因，許多店主振振有辭，我們的絨線就是產自鄂爾多斯，故意混淆“鄂爾多斯” 商標與鄂爾多斯產地，對“鄂爾多斯” 商標的顯著性造成損害。倘若鄂爾多斯羊絨集團在設計商標時，充分考慮了商標的顯著性問題，則今日之尷尬實可避免。
當然臆造商標由於本身沒有含義，讓消費者認可和接受需要企業廣告宣傳的巨大投人，這讓許多企業望而卻步，但如果從商標的長遠利益來考慮，還是應選擇臆造商標。
進一步完善立法
雖然中國的商標立法經過幾次修改已取得很大進展，但與現實的需求相比，仍存在一些不足。
⑴商標法應對防衛商標作出明確規定
防衛商標是指為了防止他人的使用或註冊而對自己的核心商標構成威脅或損害而進行註冊的商標，包括聯合商標和防禦商標。聯合商標是指同一商標所有人在同一種或類似商品或服務上註冊的若干近似商標 其中主要使用的為主商標或正商標，其餘為聯合商標。防禦商標是指商標所有人把自己的馳名商標或知名商標註冊在不同類別的商品或服務上，以防止他人的不當使用或註冊。實踐中有一些知名企業註冊了聯合商標與防禦商標（冠生園、娃哈哈等），但因商標法對此尚未明確規定，使得聯合商標和防禦商標的套用帶來許多難題。如依據《商標法》44條規定，使用註冊商標，連續三年停止使用的，則有可能被撤消。這對於主要用來防衛而並非使用的聯合商標與防禦商標，顯然是難以克服的困難。
⑵修改《企業名稱管理條例》，使之與《商標法》相協調
根據《企業名稱管理條例》的規定，中國企業名稱制度實行的是核准註冊制和企業分級管理制，對企業名稱的保護限定在同行政區劃和同行業，這就給一些不正當競爭者提供了可乘之機。他們將與他人註冊商標相同或近似的文字作為自己企業名稱中的字號或商號進行註冊，使得字號與他人商標相衝突。近年來廣東出現的“花都” 現象，體現了該問題的嚴重性。上文的“良子” 商標與“良子”商號的糾紛也屬於此。為保護商標所有人的商標專用權，防止商標顯著性被混淆與淡化，應儘快完善《企業名稱管理條例》。
⑶商標法應對未註冊馳名商標給予更充分的保護
中國《反不正當競爭法》和修改後的《商標法》對未註冊的馳名商標都給予了一定保護，但力度不夠，如對未註冊馳名商標，《商標法》給予的保護措施和救濟手段僅是停止侵害，至於損失賠償則未涉及，顯然很不合理。全國許多地方接連發生有關“小肥羊” 案件，但由於“小肥羊” 並未註冊，商標局對其馳名商標的認定許多人並不認可，各地法院判決結果也大相逕庭，使得該案發生後，未註冊馳名商標的法律保護問題日漸凸顯， 因此有必要提高法律保護水平，以防眾多未註冊馳名商標被混淆淡化，成為品牌公地。
各類商標主體應充分利用現有法律法規
中國已初步形成智慧財產權保護法律體系，企業與個人應充分利用這些法律資源，構建自己立體交叉的商標保護網。如上文中的鄭州金苑面業有限公司之所以贏得訴訟，關鍵就在於《著作權法》對“金苑” 商標沒計人楊芳的著作權的保護，否則單依據現行《商標法》，已無法為其提供保障（因為‘金苑’並非馳名商標，不能獲得特殊保護）。因此商標所有人應根據中國智慧財產權法律體系的特點，恰當運用相關法律法規，如《著作權法》、《專利法》、《反不正當競爭法》等，全方位包裝自己的商標，如同上海冠生園的“大白兔” 商標一樣，形成一個商標：『蟲立小王國，切實有效地維護了自己商標的合法權益，對防止商標的退化，保持與加強商標的顯著性起到了不可估量的作用。總之，隨著市場競爭的加劇，商標作為無形資產含金量的不斷提高，馳名商標和知名商標被眾多經營主體假冒或混淆淡化，致使其顯著性不斷退化乃至喪失。為規範競爭秩序，理順競爭環境，為眾多市場主體提供一個良好的智慧財產權運作與發展的空間，有必要通過以上各種措施來實現這一目標。
