申請人要求分案,應當在專利局發出授權通知前,向專利局提出分案請求。當專利局認為一件專利申請不符合單一性規定的,它將通知申請人在指定期限內對其內申請進行修改。
分案的申請不得改變原申請的類別,原申請是發明,分案申請也應當是發明。實用新型和外觀設計也一樣。分案申請改變類別的不予受理。符合規定的分案申請享有原申請的申請日。要求優先權的分案申請享有原申請的優先權日。
3 .分案申請
3 . 1 分案的幾種情況
一件申請有下列不符合單一性情況的,審查員應當要求申請人對申請檔案進行修改(包括分案處理),使其符合單一性要求。
( l )原權利要求書中包含不符合單一性規定的兩項以上發明。
原始提交的權利要求書中包含不屬於一個總的發明構思的兩項以上發明的,應當要求申請人將該權利要求書限制至其中一項發明(一般情況是權利要求1 所對應的發明)或者屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明,對於其餘的發明,申請人可以提交分案申請。
( 2 )在修改的申請檔案中所增加或替換的獨立權利要求與原權利要求書中的發明之間不具有單一性。
在審查過程中,申請人在修改權利要求時,將原來僅在說明書中描述的發明作為獨立權利要求增加到原權利要求書中,或者在答覆審查意見通知書時修改權利要求,將原來僅在說明書中描述的發明作為獨立權利要求替換原獨立權利要求,而該發明與原權利要求書中的發明之間缺乏單一性。在此情況下,審查員一般應當要求申請人將後增加或替換的發明從權利要求書中刪除。申請人可以對該刪除的發明提交分案申請。( 3 )獨立權利要求之一缺乏新穎性或創造性,其餘的權利要求之間缺乏單一性。
某一獨立權利要求(通常是權利要求l )缺乏新穎性或創造性,導致與其並列的其餘獨立權利要求之間,甚至其從屬權利要求之間失去相同或者相應的特定技術特徵,即缺乏單一性,因此需要修改,對於因修改而刪除的主題,申請人可以提交分案申請。例如,一件包括產品、製造方法及用途的申請,經檢索和審查發現,產品是已知的,其餘的該產品製造方法獨立權利要求與該產品用途獨立權利要求之間顯然不可能有相同或者相應的特定技術特徵,因此它們需要修改。
上述情況的分案,可以是中請人主動要求分案,也可以是申請人按照審查員要求而分案。應當指出,由於提出分案申請是申請人自願的行為,所以審查員只需要求申請人將不符合單一性要求的兩項以上發明改為一項發明,或者改為屬於一個總的發明構思的兩項以上發明,至於修改後對其餘的發明是否提出分案申請,完全由申請人自己決定。
另外,針對一件申請,可以提出一件或者一件以上的分案申請,針對一件分案申請還可以以原申請為依據再提出一件或者一件以上的分案申請。針對一件分案申請再提出分案申請的,若其遞交日不符合本指南第一部分第一章第5 . 1 . 1 節(3 ) 的規定,則不能被允許,除非審查員指出了單一性的缺陷。
( 3 )
3 . 2 分案申請應當滿足的要求
分案申請應當滿足如下要求。
( l )分案申請的文本
分案申請應當在其說明書的起始部分,即發明所屬技術領域之前,說明本申請是哪一件申請的分案申請,並寫明原申請的申請日、申請號和發明創造名稱。
在提交分案申請時,應當提交原申請檔案的副本;要求優先權的,還應當提交原申請的優先權檔案副本。
( 2 )分案申請的內容
分案申請的內容不得超出原申請記載的範圍。否則,應當以不符合專利法實施細則第四十三條第一款或者專利法第三十三條規定為理由駁回該分案申請。
( 3 )分案申請的說明書和權利要求書
分案以後的原申請與分案申請的權利要求書應當分別要求保護不同的發明;而它們的說明書可以允許有不同的情況。例如,分案前原申請有A 、B 兩項發明;分案之後,原申請的權
利要求書若要求保護A ,其說明書可以仍然是A 和B ,也可以只保留A ;分案申請的權利要求書若要求保護B ,其說明書可以仍然是A 和B ,也可以只是B 。
有關分案申請的申請人、遞交時間和分案申請的類別的要求,適用本指南第一部分第一章第5 . 1 . 1 節的規定。
3 . 3 分案的審查
在一件申請需要分案的情況下,對分案的審查包括對分案申請的審查以及對分案以後的原中請的審查,應當依據專利法實施細則第四十二條和第四十三條進行。
( l )根據專利法實施細則第四十三條第一款的規定,分案申請的內容不得超出原申請記載的範圍。否則,審查員應當要求申請人進行修改。如果申請人不修改或者進一步修改的內容超出原申請說明書和權利要求書記載的範圍,則審查員可以根據專利法實施細則第五十三條第(三)項的規定,以分案申請不符合專利法實施細則第四十三條第一款規定或修改不符合專利法第三十三條規定為理由駁回該分案申請。
( 2 )根據專利法實施細則第四十二條第二款的規定,一件申請不符合專利法第三十一條第一款和專利法實施細則第三十四條規定的,應當通知申請人在指定期限內對其申請進行修改。也就是說,在該期限內將原申請改為一項發明或者屬於一個總的發明構思的幾項發明。同時應當提醒申請人注意:無正當理由期滿未答覆的,則該申請被視為撤回;無充分理由不將原申請改為具有單一性的申請的,審查員可以以申請不符合專利法第三十一條第一款的規定為理由駁回該申請。同樣,對於原申請的分案申請不符合單一性規定的,也應當按照上述方式處理。
( 3 )除了依據專利法實施細則第四十二條和第四十三條進行審查之外,其他的審查與對一般申請的審查相同。